La protezione del marchio negli Stati Uniti

Cos’è la proprietà intellettuale? Come posso proteggere il mio marchio in America?

La proprietà intellettuale (IP) è un termine generico che indica i diritti riconosciuti dalla legge statunitense per le creazioni frutto dell’ingegno. ExportUSA tratta la tematica della proprietà intellettuale in tutti i suoi aspetti: dalla registrazione di marchi e brevetti alla tassazione di royalty e di diritti di uso e concessione. Il termine Proprietà Intellettuale comprende:

• Brevetti - diritti concessi agli investitori per invenzioni nuove e utili.
• Marchi commerciali – diritti concessi alle imprese riguardo alla creazione del marchio delle loro merci e dei loro servizi (nomi di società, prodotti e servizi)
• Copyright – diritti concessi agli autori per espressioni tangibili di idee (arte, letteratura, musica, codici di software, piani architettonici)
• Segreti commerciali – diritti concessi alle imprese riguardanti le loro risorse immateriali uniche e preziose (processi aziendali, liste clienti, procedure, pratiche, formule, note di ricerca, dati di mercato)
   

I tipi di brevetti negli Stati Uniti

Negli USA esistono tre tipi di brevetti che ogni società dovrebbe conoscere

• Brevetti per modello di utilità
  Secondo l’USPTO (Organismo statunitense per il rilascio di brevetti e marchi), i brevetti per modello di utilità sono per invenzioni, “…di un processo nuovo e utile, una macchina, una fabbricazione o composizione della materia, o di un sviluppo nuovo e utile di essa.” Questi brevetti sono concepiti per la protezione della modalità di uso e funzionamento di un’invenzione.
• Brevetti del metodo commerciale
  I metodi commerciali possono anche essere protetti dalla legge sui brevetti statunitense. Il brevetto del metodo commerciale è in realtà una forma di brevetto per modello di utilità che protegge i nuovi metodi di fare business, come quelli utilizzati, per esempio, nell’ambito bancario, nelle regolamentazioni fiscali e nell’e-commerce, per citarne alcuni.
• Brevetti di disegni e modelli
  I brevetti di disegni e modelli, come descritto dall’USPTO, vengono “rilasciati per un disegno nuovo, originale e ornamentale inglobato o applicato a un articolo di fabbricazione.” Un brevetto di disegno, “permette al proprietario di evitare che gli altri creino, utilizzino o vendano il disegno.” Un brevetto di disegno e modello può fornire protezione per la Proprietà Intellettuale quando un brevetto per modello di utilità non è disponibile.

Tutti e tre i tipi di brevetti dovrebbero essere tenuti presente da una società che vuole entrare negli Stati Uniti come parte della strategia di protezione dell’IP.
 

Perché la proprietà intellettuale è importante per entrare nel mercato americano

Lista delle azioni da intraprendere per tutelare la Proprietà Intellettuale durante per l'ingresso sul mercato americano

• Comunicare che possiedi tali diritti registrandoli all’ufficio del copyright statunitense o all’Ufficio brevetti e marchi statunitense (USPTO), e utilizzando gli appositi simboli di avviso sui materiali tangibili che contengono la tua Proprietà Intellettuale (©, ® e In attesa di brevetto)
• Evitare che terze parti non autorizzate (contraffattori) competano ingiustamente con voi riproducendo i vostri lavori protetti da copyright, usando in maniera fuorviante marchi simili sui loro prodotti, creando e vendendo prodotti simili sui vostri prodotti con copyright, o rubandovi i segreti commerciali.
• Utilizzai diritti di Proprietà Intellettuale per generare entrate
  • (1) vendendo direttamente prodotti e servizi coperti da copyright, marchi, brevetti o altra proprietà oppure
  • (2) cedendo la licenza sui copyright, marchi, brevetti e segreti commerciali ad altri in cambio di royalty.
• Costruire joint venture e alleanze con altre società per sviluppare e vendere nuovi prodotti e servizi, unendo i diritti di Proprietà Intellettuale alla proprietà intellettuale posseduta dai partner strategici.
   

Attività importanti per le società al fine di proteggere i loro diritti sulla proprietà intellettuale negli Stati Uniti

1. Consultare un consulente esperto del mercato statunitense.
I diritti di Proprietà Intellettuale funzionano come veri e propri monopoli sanciti dal governo americano, e quell’esclusività può potenzialmente renderli molto preziosi. Per tale motivo, la legge sulla proprietà intellettuale in America è complessa e impone vari requisiti ai proprietari di Proprietà Intellettuale per rivendicare, proteggere e preservare i diritti di Proprietà Intellettuale (ed evitare che le risorse Proprietà Intellettuale finiscano per essere di dominio pubblico – cioè disponibili all’uso da chiunque, senza il permesso del proprietario).

2. Identificare quale sia effettivamente la tua Proprietà Intellettuale
Stila una lista completa di tutte le idee di business, invenzioni, nuovi concetti per prodotti o servizi (o qualsiasi altro sviluppo o progresso di un servizio o prodotto esistente), un potenziale nome del prodotto, slogan, logo, processo aziendale, nicchia di mercato o di client, o altre idee esclusive che credi la tua società possieda e siano uniche e potenzialmente di valore.

3. Assicurarsi di essere il proprietario della Proprietà Intellettuale da proteggere
Prima che tu possa determinare se la tua Proprietà Intellettuale si può proteggere (tramite, per esempio, registrazione negli USA o all’estero), dovrai confermare che la tua società ne sia effettivamente proprietaria (e possa continuare a esserlo in futuro, anche a fronte di eventi che potrebbero accadere):

• I tuoi ex datori di lavoro possiedono la Proprietà Intellettuale per gli USA?

Se tu e i tuoi soci avete creato la Proprietà Intellettuale per la tua società mentre eri impiegato presso altre aziende, controlla i tuoi vecchi contratti per assicurarti che i datori di lavoro precedenti non abbiano la possibilità di effettuare un eventuale rivendicazione. Se hai concepito il tuo nuovo business durante le ore di lavoro o mentre utilizzavi le risorse del tuo precedente datore di lavoro, potresti essere a rischio.

• Cosa accade se tu e i tuoi co-fondatori vi separate?

La società dovrebbe continuare a possedere la Proprietà Intellettuale anche se uno o più fondatori escono dai giochi. È meglio evitare che un ex fondatore crei un business identico concorrente.  È bene preparare un semplice contratto di assegnazione della proprietà intellettuale che assicuri che la società sia in possesso della Proprietà Intellettuale anche se il rapporto tra i soci viene meno.

• Hai ceduto i diritti nel contratto “fai-da-te” che hai redatto?

Se la tua società ha avuto clienti o fornitori prima di assumere un avvocato (probabilmente per risparmiare), devi far rivedere quei contratti dal tuo avvocato. Chiedi al tuo avvocato di leggere tutti gli accordi esistenti per accertarti di non aver acconsentito a termini che garantiscano diritti di Proprietà Intellettuale ai tuoi clienti e fornitori più di quanto sia necessario.

4. Fai ricerche sulla tua Proprietà Intellettuale
Una volta che hai stilato una lista, confermare fino a che punto quella Proprietà Intellettuale è unica e originale (e quindi legalmente difendibile).

Cerca nei registri dei brevetti sul sito di USPTO per vedere se la tua invenzione (o qualcosa di molto simile) è già stata brevettata. Poi effettua una ricerca sui “lavori precedenti” su internet per scoprire se esiste già una versione non brevettata della tua invenzione. Se essa o una parte essenziale di essa è già presente nei registri dei brevetti o nel mondo, non potrai brevettarla.

Analogamente, effettua una ricerca anche sul database dei marchi sul sito di USPTO e su internet in generale per vedere se i potenziali nomi della tua attività e dei prodotti della tua società sono disponibili. Se nomi simili sono già stati utilizzati sul mercato per prodotti simili (o se nomi simili sono stati richiesti o registrati all’USPTO per prodotti simili), quei marchi potrebbero non essere disponibili.

5. Evitare l’Autorizzazione della Divulgazione Pubblica 
Come accennato sopra, la riservatezza è cruciale per le invenzioni brevettabili. Una volta che l’invenzione è stata “divulgata pubblicamente” dall’inventore, ha solo un anno per presentare la domanda di brevetto all’USPTO.

Il concetto legale di autorizzazione alla divulgazione pubblica (che aiuta a determinare da quale livello di divulgazione parte il cronometro) significa che hai pubblicizzato sufficienti informazioni sul prodotto da permettere a qualcun altro nel settore di copiarlo. Le fiere, le dimostrazioni a potenziali investitori, i comunicati stampa e articoli nelle pubblicazioni commerciali possono essere particolarmente rischiosi e innescare l’EPD se non stai programmando la registrazione a breve.

6. Scegli come proteggere la tua Proprietà Intellettuale negli USA.
Il denaro scarseggia in quasi tutte le società , quindi è consigliabile decidere a quali brevetti, registrazioni e altre spese relative alla Proprietà Intellettuale va data priorità. Per esempio, potresti decidere che inizialmente vuoi una protezione sul brevetto solo per il prodotto principale della tua società e proteggere le altre invenzioni come segreti commerciali utilizzando gli accordi di riservatezza.

Allo stesso modo, puoi decidere di brevettare inizialmente solo la denominazione commerciale principale come marchio di fabbrica. Ulteriori brevetti e registrazioni possono essere anche posticipati al momento in cui ci saranno più fondi a disposizione.

7. Proteggi la tua Proprietà Intellettuale dagli investitori.
Se stai promuovendo la tua società a potenziali investitori nel tentativo di raccogliere fondi, dovrai divulgare almeno alcune delle informazioni sulla proprietà. Per evitare di perdere i diritti dell’IP, assicurati di:

Tenere un registro accurato di chi esattamente ha avuto accesso al tuo memorandum di offerta o collocamento privato, business plan o slide di presentazione, e chiedi ai potenziali investitori di:

• (1) confermare per iscritto, tramite un accordo di non-divulgazione (NDA), che non copieranno o condivideranno quel materiale con altri
• (2) restituire o distruggere tutte le copie cartacee o elettroniche di quel materiale se decidono di non investire.

Distribuire copie cartacee o elettroniche del materiale per gli investitori solo a un numero limitato di potenziali investitori preselezionati e ai loro consulenti. Meno copie ci sono in circolazione, meglio è.

8. Proteggi la Proprietà Intellettuale da dipendenti e collaboratori esterni.
Per impedire a dipendenti e consulenti che lavorano per la tua azienda di rubare le tue preziose risorse di Proprietà Intellettuale e diffonderle ai concorrenti (o avviare attività che entrino in concorrenza con te), dovrai fargli firmare l’accordo NDA per mantenere le informazioni aziendali riservate, cioè non rivelarle a terzi.

Gli accordi dovrebbero anche includere la conferma che tutti i diritti sulle invenzioni o il materiale protetto da copyright da loro creato mentre lavorano per la tua società sia automaticamente trasferito ad essa, che ne è proprietaria. (Il tuo avvocato può stilare un modello di contratto per dipendenti/consulenti).

9. Proteggi la tua Proprietà Intellettuale a livello mondiale.
Molte società non riconoscono l’importanza di proteggere i loro diritti Proprietà Intellettuale al di fuori degli Stati Uniti. Per quanto sia giusto iniziare con una domanda di brevetto negli USA, è necessario considerare una strategia internazionale, se credono che le invenzioni verranno poi vendute in altri paesi. Come parte di tale strategia, le società dovrebbero pensare di fare domanda di un brevetto internazionale (all’USPTO, se residente negli USA) ai sensi delle normative del Trattato di Cooperazione in ambito di brevetti (PCT.) La richiesta di brevetto tramite PCT offre protezione in oltre 100 paesi per oltre 18 mesi e consente la registrazione dei brevetti nei paesi dove viene richiesta la protezione.

10. Considerare una domanda di brevetto provvisorio.
La domanda di brevetto provvisorio è un documento depositato presso l’USPTO che stabilisce una data di deposito anticipata in vista di una successiva registrazione del brevetto per modello di utilità non-provvisorio. Consente, inoltre, al richiedente di utilizzare l’espressione “in attesa di brevetto” nei documenti che descrivono l’invenzione.

La registrazione del brevetto non provvisorio deve essere effettuata entro 12 mesi dalla domanda di brevetto provvisorio. Quest’ultima deve includere una specifica, ma viene registrata senza una rivendicazione formale di brevetto, giuramento o dichiarazione o comunicazione sulla divulgazione di informazioni.

AVVERTENZA

Si precisa che le informazioni contenute in questo articolo non costituiscono in alcun modo parere legale o consulenza professionale, ma esclusivamente informazioni generali a carattere divulgativo.