SISTEMA LEGALE
Come proteggere il marchio sul mercato americano
Consigli utili per mantenere il controllo di marchi e brevetti in America e massimizzare il valore della vostra società americana
La protezione commerciale accordata dalla registrazione del marchio negli Stati Uniti si realizza in due modi:
Il costo per registrare il marchio negli Stati Uniti va vista in primis come una assicurazione contro le azioni di disturbo dei concorrenti e, in secondo luogo, come un investimento. Man mano che il vostro marchio si consolida a livello commerciale in America, diventa sempre più importante procedere alla registrazione. Quando la vostra società comincia ad operare negli Stati Uniti d'America è facile non prendere in considerazione l'importanza di procedere alla registrazione del marchio negli Stati Uniti.
In realtà è una cosa da fare da subito, prima che lo facciano i vostri concorrenti. La storia "di vita vissuta" riportata nel riquadro di lato esemplifica in maniera semplice quali possono essere le conseguenze di non registrare il marchio in America. Questa pagina illustra in modo molto pratico quali sono i passi concreti che servono per registrare il marchio della vostra azienda o prodotto negli Stati Uniti. Non ci addentriamo in analisi giuridiche su marchi e brevetti in America, ci sono le pagine degli studi legali che già lo fanno. Il nostro scopo, come sempre, è quello di dare indicazioni pratiche alle aziende italiane che vogliono entrare con successo negli Stati Uniti d'America.
In questo caso la domanda di registrazione del marchio vene accolta in via temporanea, per così dire, ed entro sei mesi viene confermata a seguito della prova d'uso in commercio negli Stati Uniti. Prova d'uso che si concretizza con la prova di partecipazione a fiere, oppure con la stampa di cataloghi per il mercato americano, con annunci pubblicitari etc.
È il caso di aziende che dopo l'apertura di una corporation in America hanno cominciato ad operare attivamente con la partecipazione a fiere, vendite a distributori a dettaglianti, ricerca di rappresentanti e quant'altro. Potete registrare il marchio quando meglio credete.
Questa è una storia vera, purtroppo capitata a noi di ExportUSA. Alla fine di Agosto del 2016 riceviamo la lettera di un "bottom feeder" che dice di aver registrato il marchio "Export USA" e che ci intima di non usarlo più noi. Vista la notorietà del nostro marchio, specie sul web, potete immaginare cosa voglia dire rinunciare ad usare il nostro marchio in commercio.
In realtà avevamo tentato di registrare il marchio "ExportUSA" ma ci era stato detto che non era registrabile perché generico. Ad ogni buon conto, abbiamo contattato lo studio legale specializzato nella registrazione dei marchi per gli Stati Uniti con cui lavoriamo solitamente.
Siamo riusciti a dimostrare che l'uso del nostro marchio era antecedente a quello conclamato da chi ci aveva provato e così abbiamo eliminato la minaccia. Allo stesso tempo abbiamo registrato il marchio, con altre modalità di richiesta, nel registro suppletivo.
Come dicono in America: "Lesson learned". La raccontiamo qui perché sia di monito a tutte le aziende che vogliono entrare negli Stati Uniti per cominciare a vendere in America.
In America il marchio è protetto per il solo fatto di essere usato in commercio. Se usate un vostro marchio in commercio negli Stati Uniti, il solo fatto di averlo usato ve ne rende i titolari e ne garantisce la protezione nei confronti di terzi [stiamo parlando ovviamente di marchi registrabili e che già non siano di proprietà di altri]
Ovviamente, le registrazione del marchio rende più facile la protezione del marchio nei confronti dei concorrenti sul mercato americano perché ufficializza e rende pubblico il fatto che il vostro marchio è registrato per l'America.
La prima cosa da fare prima di richiedere la registrazione del marchio è quella di compiere una ricerca per vedere se il marchio che intendo registrare per uso negli Stati Uniti sia libero [ovvero non già registrato da altri] e registrabile.
La registrazione del marchio in America va fatta per classi d'uso. In altre parole, devo dichiarare per quali classi di servizio o di prodotto intendo registrare il marchio. Se sono un'azienda di moda è utile registrare il marchio nella classe corrispondente a "capi di abbigliamento femminili" ad esempio. È utile registrare il marchio anche per classi per così dire "adiacenti" alla classe corrispondente all'attività principale in modo da avere la massima copertura possibile.
Entro sei anni dalla data di registrazione del marchio per l'America devo confermarne l'uso in commercio. La registrazione del marchio dura dieci anni. A partire dal nono anno posso richiedere il rinnovo della registrazione del marchio.
Posso registrare in qualità di marchio per gli Stati Uniti il nome di una azienda o di un prodotto, oppure, assieme al nome, posso registrare anche il logo, ovvero una immagine che rappresenta il mio marchio. Il logo può essere l'immagine grafica della parola costituente il marchio oppure può essere una immagine di fantasia. Posso registrare un logo in bianco e nero oppure posso registrare un logo a colori. Se la registrazione è fatta per un logo a colori mi apro alla possibilità che altri possano registrare lo stesso logo in America ma con colori diversi. È bene registrare il logo sia a colori che in bianco e nero.
La registrazione del marchio per gli Stati Uniti d'America è gestita da un ente federale: la USPTO - United States Patent and Trademark Office.
I marchi che sono sufficientemente distintivi ed unici vengono registrati nel registro principale dei marchi e acquistano la massima protezione in commercio negli Stati Uniti
Marchi che non hanno tali caratteristiche di unicità [ad esempio marchi che sono cognomi oppure marchi che sono nomi di località geografiche] possono essere registrati solo nel database suppletivo dei marchi che garantisce una protezione ma non così piena come quella garantita dal database principale. La registrazione nel registro suppletivo consente comunque di opporsi nel caso altri vogliano registrare lo stesso marchio nelle stesse classi oppure si oppongano all'uso del marchio da parte della vostra azienda.
In questo modo le aziende italiane che vogliono brevettare il risultato delle proprie attività di ricerca o le proprie invenzioni in America lo possono fare sempre attraverso lo USPTO. Allo stesso modo si possono proteggere canzoni, video, software, scritti e anche idee e applicazioni di idee nei campi più diversi e vedersi riconosciuta protezione commerciale in America. Al di là della protezione contro le contraffazioni, le copie o lo sfruttamento ingiusto da parte di terzi, brevetti e copyright offrono la possibilità di dare in concessione l'uso in cambio di royalty.
AVVERTENZA
Si precisa che le informazioni contenute in questo articolo non costituiscono in alcun modo parere legale o consulenza professionale, ma esclusivamente informazioni generali a carattere divulgativo.
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